Патенты и лицензии

НОВОЕ В ОХРАНЕ И ЗАЩИТЕ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ В КАЗАХСТАНЕ

       О существенных изменениях, произошедших в законодательстве Республики Казахстан в сфере интеллектуальной собственности, рассказывают Ж.А.Нурмагамбетов – старший юрист ТОО «Болотов и партнеры» (Znurmagambetov@bolotovIP.com) и С.Д.Кульжамбекова – патентный поверенный Республики Казахстан, заместитель управляющего партнера, старший юрист фирмы (г. Алматы, Skulzhambekova@bolotovIP.com).
       Ключевые слова: Республика Казахстан, законодательство в сфере интеллектуальной собственности, товарный знак, владелец товарного знака, правовая охрана, использование товарного знака, параллельный импорт.

       NEW IN THE PROTECTION OF TRADEMARKS IN KAZAKHSTAN
       Zh.A.Nurmagambetov, Senior associate of firm «Bolotov & Partners», (Znurmagambetov@bolotovIP.com), and S.D.Kulzhambekova, patent attorney of the Republic of Kazakhstan, Deputy managing partner, senior lawyer of the firm (Almaty, Skulzhambekova@bolotovIP.com) tell about significant changes in the legislation of the Republic of Kazakhstan in the field of intellectual property.
       Key words: Republic of Kazakhstan, legislation in the field of intellectual property, trademark, trademark owner, legal protection, use of a trademark, parallel import.

       За время существования системы законодательства Казахстана в области охраны интеллектуальной собственности, которой в 2019 г. исполнится 25 лет, изменения в кодексы, законодательные и нормативные акты вносились неоднократно. 3 июля 2018 г. вступил в силу закон от 20 июня 2018 г. № 161-VI3PK «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сфере интеллектуальной собственности». Данный закон вносит изменения в Гражданский кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, Налоговый кодекс, Патентный закон, законы «Об авторском праве и смежных правах», «Об охране селекционных достижений», «О товарных знаках», «О правовой охране топологий интегральных микросхем», а также в некоторые другие акты. Несколько раньше, с 1 января 2018 г., вступил в силу новый Налоговый кодекс Республики Казахстан, в котором также были затронуты некоторые вопросы интеллектуальной собственности.
       Ряд принятых изменений носит прогрессивный и фундаментальный характер. Попытаемся обобщить некоторые, на наш взгляд, наиболее значимые изменения. Эти изменения были предложены на основании детального изучения законодательства стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) – Франции, Японии, Германии, Великобритании, Италии, Норвегии, США, Швейцарии, Финляндии, Швеции, а также стран Евразийского союза, с учетом мнения специально приглашенных экспертов из России, Германии, Японии, Франции, после более чем двухгодичного обсуждения положений действующего законодательства сотрудниками Министерства юстиции Республики Казахстан, патентными поверенными, юристами и представителями крупного, среднего и малого бизнеса, производственных ассоциаций.
       Как того требует и порядок рассмотрения законопроектов, и юридическая техника, были разработаны сравнительные таблицы, обоснования нововведений, проекты изменений не только в основные кодексы, закон «О товарных знаках». Патентный закон, законы «Об авторских и смежных правах» и «Об охране селекционных достижений», но и сопутствующие законодательные и нормативные акты.
       Изменения, касающиеся закона «О товарных знаках», направлены на создание благоприятных условий и стимулирование предпринимательской деятельности в Казахстане, увеличение инвестиций, повышение патентной активности, что может быть достигнуто упрощением и ускорением получения правовой охраны товарного знака, упрощением процедуры регистрации перехода прав и предоставления права на использование товарного знака, получением наиболее эффективной защиты прав на товарный знак.
       Остановимся на самых существенных изменениях законодательства в сфере охраны и защиты товарных знаков. В целом они позитивны, но некоторые аспекты защиты прав, на наш взгляд, весьма спорны и требуют доработки.
       1. Изменилась система регистрации товарного знака – двухуровневая система (ранее экспертиза проводилась республиканским государственным предприятием Национальный институт интеллектуальной собственности (НИИС), а утверждение решения и регистрация знака осуществлялись департаментом по интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан) сменилась одноуровневой, и теперь весь процесс регистрации товарного знака от подачи до регистрации будет осуществляться только НИИС.
       2. Сокращены сроки проведения экспертизы заявки на товарный знак: предварительная экспертиза должна проводиться в 10 рабочих дней вместо 1 месяца, и полная экспертиза – 7 месяцев вместо 9. Полагаем, что с сокращением сроков экспертизы сократятся и общие сроки регистрации товарного знака с 12 до 9 месяцев.
       3. Как и во многих странах ОЭСР, сведения о поданных заявках теперь будут публиковаться. Это представляется чрезвычайно важным, поскольку данное новшество позволит владельцам товарных знаков самим следить за тем, какие заявки поданы, и, например, своевременно ходатайствовать о недопущении регистрации сходных знаков, а также дает возможность заявителям информировать со ссылкой на официальные публикации о приоритете поданных заявок для исключения использования тождественных или сходных обозначений третьими лицами.
       4. Сокращены сроки регистрации передачи прав (уступки, предоставления лицензии), залога прав – 10 рабочих дней вместо 2 месяцев.
       Основной причиной длительных регистраций перехода прав по договору и регистрации предоставления прав на использование товарного знака по лицензионному договору была необходимость проведения экспертизы договоров, закрепленная законодательно. Это приводило к задержкам начала импорта или производства товаров по лицензии, выплаты роялти и соответствующих налогов. Сингапурский договор о законах по товарным знакам, ратифицированный Республикой Казахстан в апреле 2012 г., предусматривает упрощенную систему регистрации изменений, произошедших в результате договора о передаче прав, а также лицензии (предоставления прав пользования третьим лицам), когда предоставление самого договора необязательно. Однако соответствующие изменения в национальное законодательство Казахстана были внесены только сейчас.
       Определен срок действия лицензии, и если в договоре он не указан, то по умолчанию устанавливается равным пяти годам. При этом срок не может превышать срок действия товарного знака.
       5. Внесена поправка по аннулированию товарного знака в связи с неиспользованием. Если ранее предусматривалась возможность аннулирования в связи с неиспользованием товарного знака в течение трех лет с даты регистрации или с даты предшествующей подачи возражения, то в настоящее время заинтересованное лицо может оспорить регистрацию по причине неиспользования знака только в течение трех лет, предшествующих дате подачи возражения.
       При этом споры по неиспользованию товарного знака подлежат рассмотрению в суде. Ранее они рассматривались в апелляционном совете Министерства юстиции Республики Казахстан.
       6. Дополнены основания для признания регистрации товарного знака недействительной, а именно:
       если регистрация произведена на имя представителя владельца тождественного или сходного до степени смешения товарного знака в одной из стран – участниц Парижской конвенции по охране промышленной собственности без разрешения последнего;
       если товарный знак является тождественным или сходным до степени смешения в отношении однородных товаров или услуг с фирменным наименованием другого лица, исключительное право на которое в Республике Казахстан возникло ранее даты приоритета товарного знака.
       Такие споры подлежат обязательному предварительному рассмотрению в досудебном порядке в апелляционном совете.
       7. Заключение и регистрация лицензионного/сублицензионного договора позволяют относить на вычеты некоторые расходы, связанные с продвижением товара.
       Налогоплательщик, имеющий право на производство и (или) реализацию товара, маркируемого товарным знаком, используемым на основании зарегистрированного лицензионного или сублицензионного договора, относит на вычеты расходы по деятельности, направленной на поддержание и (или) увеличение объемов продаж такого товара, независимо от наличия права собственности на него.
       Это означает, что расходы, например, на маркетинговую и рекламную деятельность по продвижению товаров, содержащих товарные знаки, используемые по лицензионному договору, могут быть отнесены на вычеты при определении налогооблагаемого дохода, если такая деятельность была осуществлена в связи с реализацией таких товаров.
       Как мы понимаем, лицензиат, например, еще не купив, а только намереваясь купить товар, уже может планировать отнесение расходов на вычеты, а также после продажи этих товаров своим дистрибьюторам отнести на вычеты расходы от продолжающейся рекламы этих товаров.
       8. Определен термин «контрафактные товар и его упаковка» .
       Признаются контрафактными товар и его упаковка, на которых размещены без согласия правообладателя товарный знак или обозначение сходное с ним до степени смешения.
       Контрафактные товары и их упаковки, а также орудие, оборудование или иные средства и материалы, использованные для их изготовления, подлежат изъятию из оборота и уничтожению за счет нарушителя на основании вступившего в законную силу решения суда. При этом предусматривается исключение: если введение контрафактных товаров необходимо в общественных интересах и не нарушает требований законодательства Республики Казахстан о защите прав потребителей, при условии удаления с товара и его упаковки незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения.
       9. Введена компенсация, как еще одна мера возмещения убытков владельца товарного знака, который вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации. Размер компенсации не определен и подлежит определению судом, исходя из характера нарушения, рыночной стоимости однородных (оригинальных) товаров, на которых товарный знак или обозначение, сходное с ним до степени смешения, размещены с согласия владельца.
       Предположительно, такое новшество позволит правообладателю избавиться от необходимости доказывания убытков. Практика ОЭСР показывает, что требования компенсации предотвращают получение нарушителями финансовой выгоды от незаконного использования знака. Отсутствие рамок, указывающих минимальный и максимальный размер компенсации, позволяет суду более гибко определять ее размер, но в то же время сближает понятие компенсации с возмещением убытков, поскольку владелец товарного знака, по-видимому, все-таки должен будет детально обосновывать размеры компенсации, как и в случае расчета убытков, проводить аналогичные расчеты.
       10. Административная ответственность за параллельный импорт и продажу параллельно импортированных товаров упразднена.
       В случае приостановления таможенными органами параллельного импорта правообладатель должен обращаться за защитой прав в суд в гражданском порядке, а не в таможенный орган для возбуждения дела об административном правонарушении, как это было ранее.
       Споры, связанные с реализацией параллельно импортированных товаров уже на внутреннем рынке, также будут рассматриваться только в гражданском порядке. В связи с этим, полагаем, увеличится нагрузка на гражданские суды, а процесс рассмотрения таких споров потребует больших финансовых и временных затрат.
       11. Спорная подсудность.
       Несмотря на то, что законодательство предусматривает и административную, и уголовную ответственность за незаконное использование товарного знака, Гражданский кодекс и закон «О товарных знаках» устанавливают, что споры, связанные с определением правомерности использования товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения, или общеизвестного товарного знака, подлежат рассмотрению только в гражданском процессе.
       Кроме вышеперечисленных основных изменений, также внесен ряд изменений, которые хотя, на наш взгляд, менее значительны, но тем не менее играют существенную роль. Так, законодательно закреплен период, с которого возникает исключительное право на товарный знак, упрощены требования к документам, представляемым при подаче заявки на регистрацию товарного знака, детализирована процедура досудебного рассмотрения дел в апелляционном совете уполномоченного органа.
       С принятием законопроекта работа над совершенствованием законодательства об интеллектуальной собственности не прекратится, и мы надеемся на плодотворное сотрудничество в этом направлении со всеми заинтересованными лицами.

Список литературы

1. Закон Республики Казахстан от 26 июля 1999 года № 456-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 20 июня 2018 г.).